每周评论：解决涉外定牌加工商标侵权问题的出路
解决涉外定牌加工商标侵权问题的出路
每周评论
最高法院认为涉外定牌加工中的商标使用不构成商标侵权，并以此作为一项司法政策，本身是有一定合理性基础的，也符合普通人的感性认知，但最高法院在PRETUL案中确定并通过“东风”强化的推理过程和方法存在着严重缺陷。在PRETUL案和“东风”案的再审中，最高法院为了追求预设的结果，在推理过程中用了一些含义不清的基础性概念和既没有法律文本支撑也没有普遍接受的学理依据的模糊表述，不顾明显存在的逻辑漏洞，甚至不惜以不恰当的方式解释和适用法律，不论结果是否公平正义，这种做法本身存在着很多问题，也潜伏着很大风险。最高法院不是基层法院，其裁判方法的影响决非一时、一地、一案！
PRETUL案和“东风”案的不良影响，大致上可从三个方面来认识：
其一，最高法院对商标法上的一些基本概念如被诉侵权人的“商标”、“识别”、“混淆”等，以及对商标法第48条的解释方法，都有明显的偏颇甚至错误，会严重影响法律界人士以及法学院的学生对商标法的理解，甚至会“创造”出一套与国际上通行的理解不同的话语体系，贻害无穷。
其二，最高法院在PRETUL案和“东风”案确立的方法的逻辑起点是产品未在国内销售，将这种方法推广应用到产品出口的所有场合甚至产品尚未在市场上销售的情形并不存在逻辑上的障碍，一旦被“用心不良”的人滥用到其他场合或情形，后果不堪设想。
其三，涉外定牌加工商标侵权纠纷中国内注册人并不都是恶意抢注者，加工方和境外委托人也不都是无辜的受害者，象“东风”案那样的国内注册人是受害者的情形也算不上罕见，不加区分的认定不侵权必然会牺牲那些正当诚信经营的国内注册人的利益，损害了他在国内原本应享的包括交易机会在内的合法权益。
因此，对涉外定牌加工商标侵权纠纷应当采取宽严结合的司法政策，并保持适度弹性，既依法保护国内注册人的商标专用权，又避免机械执法造成不良经济社会影响。为达此目标，我们认为，应彻底放弃绕开商标法第五十七条、过度解释或曲解第四十八条以达到“一刀切”效果的错误做法，使问题回归商标法第五十七条。应允许各地法院根据具体案件，在法律允许的范围内，做出合法、合情、合理的裁判结果。既不强求一律判不侵权，也不强求一律判侵权。
为平衡国内商标注册人、加工方以及境外委托人的利益，法院在处理涉外定牌加工商标侵权纠纷时，应从以下三个方面着手：
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首先，应根据案件的情况及当事人的主张和抗辩，根据商标法第57条第（一）项和（二）项的规定，对相同或类似商品、相同或近似商标进行认定，在确认之后再综合考虑权利人商标的合法性、使用情况（尤其是使用了商标的商品的生产销售情况），境外委托人的商标使用情况、在中国生产经营的情况、与国内注册人及加工方的业务关系，以及是否存在混淆性可能等因素，对案件进行分类处理。大致上，可以区分为三种不同情形：
(1)境外委托人在境外抢注国内注册人（无论是本国注册人还是外国注册人）的商标的，应严格依照商标法第五十七条第（一）项和第（二）项的规定，符合侵权构成要件的即应认定侵权，并承担赔偿责任；
(2)国内注册人恶意抢注境外委托人的商标的，应依当事人的请求，视情况分别适用商标法第十三条（驰名商标）、第十五条第一款、第五十九条第三款，直接判决不构成侵权，并在被告提出反诉时判决禁止国内注册使用；
(3)国内注册人不存在恶意抢注的情况下，重点审查是否容易导致混淆，合理分配当事人的举证责任，国内注册人能够证明“容易导致混淆”的应判决侵权成立，不能证明或被诉侵权人能够证明“不容易导致混淆”的应判决侵权不成立。
此外，对于境外委托人以商号（厂商名称）进行抗辩时，应根据我国的有关规定以及巴黎公约的有关要求确认境外委托人是否享有在先权利。
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其次，在认定侵权成立的情况下，合理确定侵权责任。在境外委托人抢注国内注册人商标的情况下，可将国内注册人在国内出口或加工的商业机会损失考虑在内。在其他情况下，可将加工方实际收取的加工费酌情判赔给国内注册人。在判决赔偿损失时，应判决境外委托人承担连带责任或根据作用大小直接确定赔偿数额。在判决停止侵权时，可对加工方与境外委托人的责任范围适当区分。如果国内权利人将境外委托人作为被告，则应判决境外委托人承担主要责任，因为国内加工方只不过是按照境外委托人的指示和要求（体现为合同条款）作为具体执行者来行事，二者共同实施了侵权行为，作为共同被告并没有任何法律上的障碍。这样做的好处之一是使加工方不必因素不能履行加工合同下的交付义务而承担违约责任，并就商品被海关扣押或没收所产生的费用和损失向境外委托人追偿。
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最后，对于诉前保全措施，尤其是加工商品已被海关扣留的情况下，法院应根据商标法和民事诉讼法的规定，严格审查，并保障国内加工方的程序参与。除非加工商品出关后会对国内注册人商品出口造成严重影响，原则上应不准予保全，并将不予保全的裁定副本通知海关。由于TRIPS协定关于海关措施的义务主要针对进口环节，出口环节的灵活处理不存在合规性问题。
此外，在不存在恶意抢注和恶意侵权的情况下，法院应注重调解工作，努力促成各方达成合作安排。
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